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SEP权利人禁令救济难?英国法官说“未必”!
2017年6月16日

2017年6月7日,英国高等法院就Unwired Planet(以下简称“UP”)与华为专利侵权案作出决定,对华为授予全新的所谓“FRAND禁令”。此新闻一出,业界哗然,各大媒体纷纷以“任性”来形容本案的法官Birss。那么到底法官Birss有多任性?

首先简单回顾一下Unwired Planet诉华为案

2014年,UP在英国起诉华为、三星和Google侵犯其5项标准必要专利及1项非标准必要专利。后来Google、三星先后与UP和解,只有华为继续与UP诉讼到底。2015年10月起,受案法院针对涉案专利分别进行了5个技术审判(Technical-trail),目前可以确定UP持有的两项专利有效且必要。2016年秋天,受案法院开始就UP是否违反竞争法以及FRAND问题进行法律审判。2017年4月5日公布的判决书中,法官认为UP没有违反竞争法,同时,法官给出了FRAND许可建议。法官还认为应在几周后颁发禁令,同时UP可以根据判决结果制定出新的全球许可方案。也就是说如果华为不接受法院给出的FRAND许可建议且未与UP达成许可协议,就会面临禁止销售相关产品的禁令。

5月,法院举行了判决后听审,处理是否应该对华为在英国签发禁令以及允许上诉的问题。华为在听审中辩称法官不应授予禁令并希望上诉。华为请求法官接受其两项承诺,即:(1)上诉审结后即接受许可协议;(2)在上诉期间实际上遵守许可条款,直至上诉审结。 6月7日,Birss法官认为华为这一承诺来得太晚,决定授予禁令,但由于一般禁令具有影响随后几年的许可条款的谈判或纠纷的效力,故授予一种新型禁令“FRAND禁令”,即该禁令将等上诉有结果后生效,条件是该结果同时提供了合适的许可费率。

综观UP诉华为案,整个判决过程基本上以ECJ裁决标准为指导,但法官Birss“任性地”进行了一些尝试与创新,特别是在SEP禁令救济倾向于标准使用者一方的当下,作出了一些有利于SEP持有人的判决。

最最任性的“FRAND禁令”

该案主审法官Birss对FRAND禁令做了说明,表示所谓“FRAND禁令”指的是一种既有一般效力的禁令,同时该禁令持续时间与一般禁令不同:(1)如果被告与原告就法官给出的FRAND许可条件达成协议,则禁令终止;(2)如果双方未达成许可协议,禁令仅仅持续到权利人提供的FRAND许可期限到期,如果权利人提供的FRAND许可的有效期比相关专利有效期短,则许可有效期到期后,禁令是否再次生效可重回法院确定,或者双方进行新一轮谈判。一般禁令则是针对专利权的剩余保护期下达的,禁止被告在该期限内实施侵权行为。

法官Birss在4月5日的判决书中指出,负有FRAND许可义务的标准必要专利(SEP)并不意味着实施者已经合法获得许可。如果实施者承诺接受FRAND许可条件(适当方式确定的),但没有适当履行承诺,则许可方不能要求禁令限制其实施专利。但是如果实施者拒绝接受法院裁定的FRAND费率且选择不要许可,那么如果该实施者侵犯有效专利,则法院可以颁布禁令禁止其继续实施侵权行为。结果,法官Birss针对华为没有及时接受其给出的FRAND费率建议,于6月7日决定向华为颁发FRAND禁令。

比较任性的FRAND费率

法官Birss认为UP和华为的FRAND费率报价都不符合FRAND原则,确定FRAND费率要依据专利本身的价值,而非被许可方的规模大小。SEP的数量不可避免地要考虑在内。他根据UP所有的SEPs数量在相关标准中的比例,参考了爱立信的可比许可协议,经过详细分析,给出了UP必要专利组合FRAND许可费率基准和全球许可费率的建议。

1)UP必要专利组合FRAND许可费率基准:

a)4G/LTE:终端设备0.062%,基础设施0.072%;

b)3G/UMTS:终端设备0.032%,基础设施0.016%;

c)2G/GSM:终端设备0.064%,基础设施0.064%。

2)全球许可费率——Birss任性确定的唯一FRAND许可费率:

此外,法官Birss认为:在特定的情况下,仅有唯一一组费率是符合FRAND原则的,并不存在两个或以上的费率组合。FRAND费率应该是全球的,如果单独许可英国专利,费率应该在基准费率上提高100%[1]。所以华为就不要再坚持要求每项SEP的英国许可了。但笔者认为这两点都值得商榷,也是华为抗辩的突破点。

法官Birss其他的小任性:

FRAND中“非歧视”的原则

华为认为UP提供给三星的FRAND费率低于自己的,不符合FRAND原则中“非歧视”部分。而法官Birss认为,“非歧视”没有硬性规定用来证明两个情况不同但相似的被许可人,一个已经获得低于基准费率的许可费率,那么另一个被许可人就理所应当的可以要求一个低费率。但如果两个被许可人之间的费率差扭曲了彼此之间的竞争,则构成歧视。

FRAND与竞争法

法官Birss认为UP没有违反竞争法,竞争法并不是执行FRAND承诺的必要条件。FRAND与竞争法边界不同,高于FRAND费率有可能不违反竞争法。SEP许可人并不一定具有市场支配地位,要具体问题具体分析,FRAND承诺的经济效力、标准实施者(被许可人)专利反向劫持(Hold-out)的可能性都是相关的评估因素。

尽管“FRAND禁令”还没有生效,但仅仅写在判决书就已经振聋发聩,这位名不见经传的英国任性法官Birss一夜之间在知识产权界家喻户晓。他对UP诉华为案的判决,打破了2010年以来各国关于FRAND原则与禁令救济之间形成的默契,即一般情况下,对于负有FRAND许可义务的SEP,法院及相关部门轻易不会颁发禁令(包括美国国际贸易委员会的限制令)。而他认为特定情况下FRAND许可费率是唯一的,这在笔者看来似乎过于绝对。不过Birss法官计算费率的方法倒是可供其他法官借鉴,至少比SEP许可方算得更靠谱。无论怎样,Birss法官在判决SEP案件中敢于进行新的尝试,努力平衡好许可方和被许可方利益,勇气可嘉,值得尊敬!

来源:中国知识产权杂志

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