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简全:标准必要专利的FRAND许可实践及思考

讲座概述:

主讲人:华为技术有限公司高级知识产权律师简全 时间:2017年7月9日下午 地点:中南财经政法大学南湖校区文泓楼105报告厅

 

                          

                         

 

简全:非常高兴能有机会回到母校与大家一起交流分享,我的主题是“标准必要专利的FRAND许可实践及思考”和大家一起交流分享一下。由于FRAND话题较为敏感,特发表一则免责声明,该材料仅代表本人个人的思考与看法,与华为公司无关。今天的分享主要分为标准必要专利产生的通信标准化组织、华为在标准必要专利的积累、FRAND原则以及聚焦于现行的司法判例四个部分。

 

、标准必要专利产生的通信标准化组织

从纵向角度看待标准化通信组织,第三代移动通信系统IMT2000是从2GGSM3GWCDMA)的标准演进过程中形成的组织,主要目的在于全球众多的通信设备厂商能一起探讨3G标准以及其应有规格。IMT2000可细分为两类——比较常见的3GPP以及3GPP2,其中3GPP2是以高通为代表的一些美国公司推出的标准,覆盖范围相对较小。而在欧洲、北美、亚太各个国家针对3GPP的落实情况也略有不同,其在欧洲的体现则为欧盟标准通信协会(ETSI)制定的3G标准,包括4G5G的标准,该协会的职责在于统一标准和规范。

通观全球的产业布局可以发现,从2G4G5G背景下不同的标准组织推崇的标准都是不同的,2G时代解决了基本的通话功能,3G完成了互联网的浏览和搜索,4G却解决了视频的问题,预计5G时代将会在2020年出现整个成熟的产业格局。

从全球的产业格局的横向角度来看,相比较于美国苹果,韩国三星、LG,中国的华为、中兴,以及之前日本的松下、夏普手机,欧洲的很多传统终端厂商已经处于急速衰落的趋势中了。中国在现在整个产业格局中已经走在了世界前列,去推动标准、行业发展或者参与标准的研究和投入。但是从产业格局的整个结构来说绝大多数利润还是被欧美厂商或者高通这种强势的专利权人所掠夺了。

以手机行业为例,全球所有智能手机的销售额的市场规模是在35004000亿美金左右,其中苹果占了1300亿,三星700亿,总共占比将近50%。对于利润,一般以10%的利润率作为企业运营状况良好标准,苹果利润率占比高达84%,三星占到了16%,所以绝大多数厂商都是处于亏钱补给苹果三星的状态。另外高通在标准必要专利这块的许可实践是有着几十年的悠久历史,对照其芯片利润仅有几亿美金,其一年许可收入达到了80亿美金,因此从整个行业来说绝大多数的利润都被高通收入囊中。

 

二、华为在标准必要专利中的投入积累

华为现如今的规模已达到上千亿美金,去年收入是5200亿人民币,每年按照不低于10%的标准区投入研发,2016年的比例达到了14%15%,共计760多亿人民币的研发投资。放眼全球,根据2016年的一则权威报告,华为的研发投入在全球排第8,超过了苹果、思科这种传统的研发投入比较大的公司。

华为如今的专利授权数是6万多件,在国内排名靠前。在专利申请方面,无线通信领域专利申请数量较多,相对于华为总共申请专利数量大致占比接近1/3,以此充分发挥华为在无线通信方面的传统优势。标准必要专利已声明的数量为2804件,业界排名前三名。另外,华为是全产业的关注标准必要专利,无论是从标准必要专利历史的积累,还是产业联盟、开源社区等都有广泛的参与。

华为的知识产权战略到底为何?从商业角度,华为的知识产权战略归根于商业,因商业格局变化而变化。可总结为两条,一是重视自己,二是尊重别人。

“重视自己”体现为自身的多专利积累,以及对外许可的丰富实践,包括专利许可合同。例如华为向苹果签订了专利许可协议、2013年在欧洲取得的第一个LTE的基本专利的胜诉判决。

华为除了重视自己,更加尊重他人。华为为了进驻欧洲市场参与竞争,极具前瞻意识地与诺基亚、爱立信包括高通签订了专利协议,在无线通信领域和业界主要专利权人都签订了专利交叉许可协议,以此跨过知识产权的门槛。

华为作为无线通信公司积极推动了ICT行业和产业的发展。相比较于传统的IT厂商例如百度、腾讯,较为聚焦的是信息技术以及互联网服务,而华为早期提供的多是电信服务、电信技术、通信技术。近年来CT厂家与IT厂家开始走融合路线,例如脸书开始做网络虚拟化(NFA)、提供电信服务,谷歌提供光纤服务、参与通信行业。华为顺势而为,不再局限于传统的通信图文,积极尝试互联网的服务,例如华为云的提供。

前述的一些组织在技术领域上都存在着一些非常主流的标准,包括3GPPITU,这些都是十分重要的标准组织。华为积极参与了这些组织,现在我们在这些组织中具有超过300多个重要的职位,包括董事或者主席。

除了ITCT产业领域,在5G领域华为也是重金投入。关于5G的技术标准现在还在紧锣密鼓地进行讨论,至少在2020年才会有5G的产品出来。但是爱立信较为激进,其已经发布了5G产品的费率。这意味着它不仅仅着力于历史已有的历史积累,包括未来整个技术的发展它也是重金的投入,包括许可费也是它未来着力的重点。

至于3GPP这一在无线通信领域中十分核心的标准组织,华为在2000年就开始便加入,从旁听到参与标准制定,再到后来可以当上主席,具有一定的话语权、实际参与讨论。现如今华为已经处于第一阵营,并且形成了一定的优势了。

在一个更加直观、更加量化的标准必要专利的格局中,虽然说近些年诺基亚、爱立信包括松下,在标准必要专利中具有比较大的规模,但是华为在声明的标准必要专利数量中排名第7,族数中排名第一,整体来看华为在标准必要专利这块是活跃在第一阵营的。

 

三、FRAND原则的内涵及外延

对于标准必要专利的内涵以及承担义务,在很多标准组织中例如ETSIITU中,都仅仅具有一个十分笼统的规定。

1、标准必要专利许可原则

标准必要专利对外许可的原则无外乎以下三类:一是FRAND原则,公平、合理、无歧视,二是免许可费,三是不诉。实践中,68%的标准必要专利许可都是遵循FRAND的原则,换言之,无论是参与标准的厂商,还是标准之外的其他厂商,标准必要专利都是按照一个公平、合理无歧视的原则对外进行许可。

2、标准必要专利的价值

关于诉讼数量和声明数量,在两个时间段较为突出。一是在2008年左右,原因主要在于2008年所有的标准已经讨论确定了,另一个是在2014年,主要是由于在2014年,在标准组织内对LTE以及相关技术进行了讨论,包括UVS,标准必要专利的组成部分。UVS标准必要专利适用的直接结果就是中国移动技术在近些年推的VOLTE,通过LTE来传递语音。未来,包括联通、电信、美国欧洲等国和地区的运营商都将会适用这个标准。

2007年,我国企业面临专利诉讼的数量相较之前有一个非常大提升。2007年苹果手机风靡全球,带领了整个智能手机行业的革新。例如欧洲电信化标准组织(ETSI),其无线通信标准是远高于其他音视频或者蓝光标准组织的,所以在该技术专利中最核心的组织当属ETSI,其优势显而易见。

3FRAND历史演进及形成

ETSI早于1988年设立,但设立后至1992年期间,都未明确其许可原则,因此在专利许可的实施过程中存在各种的问题,例如诺基亚、爱立信都是参与方,且彼此都有专利,那么诺基亚和爱立信互相专利许可的费率只要0.1%,但许可给其他的厂商则收取非常高的许可费率,如1%2%。在这样的背景环境下,欧洲标准电信化协会就提出了一个“公平或者合理的专利许可”诉讼,认定之前的许可实践是违背了公平合理诉求的行为。直到1994年, ETSI才正式发布了FRAND的原则,该原则是要求提出技术方案的一方,如要求另一方必须采用该技术方案,则必须将该技术方案下其所拥有的标准必要专利以FRAND原则做许可。以FRAND原则做许可则不再区分另一方到底是标准组织内的权利人,还是标准组织外的权利人。但是FRAND原则讨论至今,仍未能有一个准确定义,广泛达成一致意见的是“公平、合理无歧视”,但是何为公平、合理无歧视却到现在都未达成一致。

随着标准的演进,2002年起3G开始商用,针对3G的收费问题较为激烈:即现实中会有众多厂商主张不同的费率,众多厂商加在一起会得到一个非常高的数额,一个行业平均利润率是在10%左右,如果每一家都基于销售额收取这么高的费率,那这个企业就很难存活,因此几家厂商在2002年的时候就费率问题达成一致,即对于3G的产品、3G的终端累计的许可费不能超过5%。如果说爱立信在3G所有的标准必要专利里面有20%的规模,就不能以超过1%收取许可费,因为其他几家也有占比,到08LTE也开始慢慢商用了。面临同样的问题,在当前权利人越来越多的情况下,又达成了一致意见:即4G的终端理想的的效果是专利许可费率不超过10%

FRAND最重要的一方面其实是推进标准的广泛推广和应用,让更多的人采用此技术,以推广技术,同时保证合理的研发投入。华为每年投入几百亿的研发费用,也将能够进入一个良性循环,即投入后收到了专利许可费,再来补贴研发,可以保证技术既推广,同时得到合理的回报。FRAND的原则在核心的价值上是推广技术,但是同时也出现了一些新的问题,即专利累计费率过高。

4FRAND义务的法律定位

对于FRAND原则在法律层面的定位,业界众说纷纭。华为和IDCM的案子里使用的是诚实信用原则。而在欧盟的相关案例中,例如微软和摩托罗拉2011年的诉讼、20171月中苹果诉了高通的主张理由为在合同层面看待FRAND问题。一方面标准化协会做了声明,以公平、合理无歧视进行许可;另一个层面即反垄断法应用,如果一方既做了FRAND的声名,将要以公平、合理无歧视对外进行许可,却仍然还去寻求禁令,将涉嫌滥用市场支配地位。欧盟调查了三星,同时也调查了摩托罗拉,从法律定位的层面看,即诚实信用原则、合同义务、反垄断法的相关运用。但是现在还是认定为FRAND义务为合同义务。

正如前述,FRAND原则不断遇到新的问题和新的挑战,FRAND原则下的公平、合理无歧视就相当于天平中最中间、最平衡的状态,但是基本上是很难实现的。无论是从权利人来说,还是获得许可人来说,权利人必将是越高越好,侵权人肯定是越低越好,什么样是一种平衡,都有不同的解读。

5FRAND原则 vs. 专利劫持/专利反劫持

专利劫持最核心的表现为针对所拥有的标准必要专利提供一个过高的许可定价。以高通为例,高通每年80亿的专利许可费,在标准必要专利收入方面应该是远超其他权利人的,其现在面临巨大挑战来自于两个方面,其一则是来自于美国联邦贸易委员会对它进行了调查,认为高通的专利许可和芯片捆绑是垄断行为,这就涉及到高通的过高定价。提到高通不合理定价,可能再往前推两三年可以看到中国发改委之前调查过它,认为高通5%的收费其实是不合理的。什么是合理?发改委给了一个方案就是六五折。其实电池、屏幕和手机的基本通讯功能没有任何关系,所以基于电池和屏幕收费是不合理的。发改委针对通信不相关的产品设立了六五折,但是在海外还是按照5%收费。目前大家都在讨论高通的5%是否合理。如果考量专利数,高通在CDMA时代有绝对的话语权,90%的专利都由其掌控,在LTE领域可能只有百分之十几了。高通现在整个终端产品5%的费率,对于企业来说利润十分可观。

另外对于专利反劫持,即如果权利人要价过高,被许可人的行为就会有所应对。例如华为,在与国内厂商谈专利许可时,厂商的态度惊人的一致。其一,华为的LTE收费一般是不超过1.5%,但是所有厂商第一态度就是费率不合理,如果是0.15%的话尚有可能,即要求的是低于FRAND的许可条件。其二就是拒绝或者拖延许可,在商言商,一开始谈判对方不会拒绝,但是会以各种各样的方式拖延,谈判时长可能为两年、三年,华为每年的研发投入十分高昂,拖延过久是不合算的。所以不仅仅是权利人要价过高导致的专利劫持,同时被许可人的行为其实也会构成专利的反劫持,或者会影响到对于公平、合理无歧视的判断。

FRAND的原则其中是蕴含着一个商业的考虑,即在许可谈判中如何寻求中间状态。谈判过程中时间是一个非常关键的要素,如若时间过长,许可方可向法院请求禁令救济,这将是对一个企业的非常致命的打击。例如小米进驻印度市场之前就已经在和爱立信谈专利许可,但是爱立信可能是一个拒绝或者拖延的态度,导致在小米进入印度初期,便接到了爱立信的诉状以及禁令执行申请。此时小米处于非常尴尬的境地。虽然后来经由小米和高通的专利许可协议,以及爱立信和高通之间的许可协议,导致小米产品里面用到高通芯片的部分还可以在印度销售,但是其他手机品牌的芯片则不能销售了。同样情境的还包括OPPO,它进入印度市场初期即接收到了一家在音视频领域具有众多专利的媒体标准组织杜比的诉状。

救济禁令对于一个公司进入海外市场是一个非常重要和致命的威胁。在FRAND原则下,权利人可以在不违反反垄断法的情况下寻求合理的回报,其实是一个值得大家讨论和思考的问题。

 

四、聚焦欧盟法院的现有司法判例以及趋势

1、欧盟法院于2015年前对标准必要专利禁令的态度

前面提到的众多标准组织之所以最核心的是欧盟的ETIS组织因为3G4G都是在它的规范下制定完成的。正因如此,欧盟的标准必要专利许可实践走在全球的法律的前列。如果在欧洲范围内谈标准必要专利,一定会提到华为、中兴的案例,此类案件解决了在什么情况下权利人主张标准必要专利是不违反反垄断法的。在2015年欧盟最高院给出这个结论之前,对于标准必要专利能不能给禁令,是经过大家探讨的。

从德国来说,德国联邦最高院审理了飞利浦公司提起的关于DVD的标准必要专利的案件主张自己DVD标准必要专利的持有人,有权对于侵权方寻求禁令。当时,联邦最高院给的意见较为倾向于权利人,即权利人寻求禁令符合专利法所赋予的合法权益,所以需要履行更多义务是侵权方。在这种情况下,侵权方基于权利人的诉讼要先给出一个报价,即明示以什么样的条件愿意付许可费,且如果双方达成了许可协议自己会按所提出的费率缴纳该许可费用。这其实是由侵权方提供报价,展现其愿意达成专利许可协议的意愿

在华为、中兴案之前,在整个欧洲范围内,绝大多数的标准必要专利案件都参这个原则,即按照橙皮书的标准判断标准必要专利是否违反反垄断法可见这个原则的影响非常大。

在这个原则所产生的标准之下,欧盟对于标准必要专利也有自己的思考和判断当初摩托罗拉和微软为禁令问题在欧洲激烈交锋,作为一个非常强势的权利人,摩托罗拉对标准进行了大量投入,持有大量专利,微软承受了非常大的压力,其遂向欧盟竞争委员会投诉,诉称既然摩托罗拉作出了FRAND承诺,就应该履行,如果双方不采取公平合理的谈判,而是用禁令威胁的方式,其实是滥用市场支配地位的行为。对于此案,欧盟将天平往侵权方倾斜了一些认为权利人既然做了FRAND承诺,就不应该以禁令的形式威胁侵权方。

此外,三星和苹果的世纪大战,欧洲作为主要战场,三星在调查中作出妥协,承诺在从2014年开始未来年,不在欧盟地区针对任何智能手机和平板电脑的终端厂商就标准必要专利问题寻求禁令。综合前面提到摩托摩拉可以看出,欧盟的态度很明确,即权利人既然做了FRAND承诺,就不应该要禁令。同时三星也提了一个框架,针对标准必要专利并不是绝对的不能要求禁令法院不能仅看权利人同时也要看侵权方,即双方如果在谈判一年后仍然达不成协议,那么任意一方即可向法院或仲裁机构主张权利,寻求判决。

2、有关标准必要专利禁令程序内容解读

为了较好地解释欧盟最高院针权利人对标准必要专利主张禁令什么情况下是被认为在反垄断法规定范围内的行为,什么情况下侵权方的行为可能构成了专利反劫持,权利人是有可能获得禁令的,可以从以下方面进行分析:一方面针对权利人来的,权利人的权利可以履行到什么地步;另一方面针对侵权方而言侵权方所支付的许可费能不能满足条件。如果权利人没有满足,就不能获得禁令。

主张禁令环节流程,包括谈判完美流程如下

权利人发现一家公司侵犯了其所持有的专利,于是发出侵权通知侵权方收到通知,要表明其是否愿意获得许可。在愿意获得许可情况下权利人要给出一个Offer供侵权人做判断,这个Offer侵权人否接受。如果侵权方认为报价过高,则需要给出他认为合理的Counter offer对此,权利人要作出判断,如果接受,双方达成许可协议,流程完毕;如果拒绝,侵权方要准备提供担保,对于历史销售有一个大概的计算,同时向银行提存其销售帐目,以保存对于销售金额的依据。

但是这是理想预设流程,在具体实践过程中看似非常清晰的流程中可能涉及到非常复杂的问题

第一点,关于侵权通知问题。企业每天都会收到不同权利人的侵权通知,然而何谓一个完整的侵权通知只需要专利号,还是需要提供侵权的比对,或者是要具体到细节告诉侵权方具体哪一款产品侵犯了我的专利。其实在决定刚刚出来之,对于这些细节我们并不非常清楚的。

第二点,关于侵权方表明许可意愿问题。是否侵权方表明愿意获得许可态度就够,还是需要作出一些具体的行为如果未明示意愿,但侵权人做了其他一些具体的事情,比如商讨专利交换或其他合作,这种表示或者行为,是否能构成意愿的表明

最后,最核心的一点是关于FRAND offer如果前面两点都是比较程序化、形式化的,那么这一点是非常实质化的。我们从一开始讨论什么是公平、合理、无歧视,什么样的offer是一个FRAND offer,什么样的Counter offer又是FRAND的,权利人到底提供了FRAND offer没有,这就是最核心的问题。

所以,一个看似非常清晰的欧盟关于标准必要专利寻求禁令是否违反反垄断的流程,其中涉及到非常多具体的细节问题,有待于法院给清晰的判断。

3、欧盟有关标准必要专利诉讼判例以及发展趋势

1)相关诉讼判例

第一个城市爱尔兰都柏林Vodafone公司到爱尔兰去进行一个确权追诉的案件,其实是一个非常不常见的诉讼地域选择在欧盟范围内,在德国已经有诉讼的情况下,Vodafone欧盟其他地域就FRAND问题单独提起诉讼。

英国伦敦2014年、2016年都有诉讼。首先是爱立信起诉华为、三星、谷歌,三星与谷歌早已和解,所以20174月份华为被判了一个FRAND禁令2016飞利浦也因为标准必要专利诉了HTC和华硕。

再来看德国的杜塞尔多夫,华为、中兴案就是在这里发生。2015SISVEL在这里起诉了海尔,在这个案件里面法院给了很多的判断,下文将会具体提到。

然后是意大利2015年底的时候SISVEL诉了中兴,也是用的3G4G的基本专利。在2015爱立信和苹果就专利许可费没有达成一致,双方在德国、英国、荷兰发起了全球起诉,但是半年之内双方就和解了同时可以看到的是,去年年底苹果和诺基亚在全球开战,主要是音视频相关专利。

2)发展趋势

通过司法判例的总结与分析,可以得出以下四大发展趋势:

2016三星爱立信案的产生是因为爱立信将获得的专利许可分包给包括UP公司在内的数家企业一审法院认为爱立信的分包行为,并不违反FRAND义务,而是正常的市场竞争行为但二审法官意见不同,认为爱立信和UP之间的协议并没有满足爱立信所承诺的ND(无歧视)原则,即没有把无歧视原则转移到UP,可能违反欧盟发垄断法的相关规定。

就如前述中的Vodafone去爱尔兰做一个确权追诉,即表示被许可人希望主动去法院做一个判断,主动寻求法院的帮助,确认权利人的费率不符合FRAND要求,同时认可自己符合FRAND原则Counter offer

所以第一个大的趋势是,被许可人更多的主动去法院寻求认可自己的Counter offer,而不是像之前一样处于被动地位。

20157华为、中兴案为大家提供了一个框架,此案之后德国法院不会判断费率是否合理,权利人提供了费率法院就认为是一个FRAND offer不会做进一步的分析,不会审查许可费累计导致主张的费率是否在一个合理的水平。

案之后,20165德国一个高院给了一个不同意见。该意见表示,如果只是按照流程做判断的话,其实是不符合欧盟最高院立法精神的欧盟最高院立法精神,是要求每一行为每一步动作都要作出分析,即分析权利人所给的例如1%2%FRAND offer费率是不是公平、合理无歧视的费率,否则,后面的分析也就没有意义了。

然而现在德国法院更多把关注的重点放到判断权利人的offer是否符合FRAND原则上。我们可以看到的是,20167月、20174月,包括海尔和SISVEL案,在一审时,很多一审法院只是做了形式的判断,只要有offer就往下走,判断的要求非常低。20165月的案子之后,德国法官把精力放到分析权利人的offer是否是一个FRAND offer上,审查计算依据、计算方式是否符合合理无歧视的要求。

第二个大的趋势是,德国法院对于欧盟最高院立法精神的解读更加细化,禁令的判决标准也在逐步提高。

SISVEL诉海尔案来举例,这个案子在一审中,法院给出了禁令,因为SISVEL给出了offer之后,海尔一个月之后才给出Counter offer,故法院认为没有满足Counter offer应当“及时”的条件。当时法院作出的判断非常形式化,仅从流程着手,禁令的判决有越来越细节化的趋势。

另一个案例是2017年的UP诉华为案。在这个案件中,一个大的趋势是,现在包括德国、英国在内的欧洲法院越来越倾向于认定全球专利包的费率是一个公平、合理、无歧视的费率。但是,其中细节的问题有很多。例如,权利人在英国法院就三件英国的基本专利给了一个全球费率判决,该判决是否合理?对于华为来说,不仅仅是英国的专利,所有的美国专利、中国专利都得按照这个费率来判,这又是否合理?针对这种情况,如果权利人在中国再起诉,让中国法院再判一个费率,也是针对同样的专利,几个费率相冲突的情况下,权利人到底应该执行哪一个费率?哪一个才是公平合理无歧视的?这些问题都值得思考

 

五、国内有关标准必要专利的法律发展趋势

谈及了国外对于标准必要专利的司法趋势,国内对于标准必要专利的法律规定为何呢?主要有两个法律层面:

第一层面为专利法或者相关司法解释。根据最高院发布的《侵犯专利权纠纷案件的若干问题的解释二》,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理无歧视许可义务导致双方无法达成合同,并且被诉侵权人在协商中无明显过错的,权利人请求停止标准实施的(即“禁令”),法院不予支持。今年五月,北京最高院参考欧盟最高院的意见,分别从权利人方和侵权人方做出判断,以此判断侵权与拿到禁令的标准,主要有两个方面:一是认定侵权方侵权行为专有范围,法院以此认定违反公平、合理、无歧视原则,此时如若主张禁令救济,法院将不给予支持;二是认定禁令给予的具体要求判断,在最近的一起标准必要专利判决(北京知识产权法院关于西电诉索尼案件)中对于禁令是否给予以及具体要求有一些实务上具体的判断,例如侵权通知、保密协议。

第二层面是反垄断法。反垄断法的修订中有一亮点,即关于滥用知识产权的反垄断指南。关于知识产权滥用有三大部门,具体包括工商管理局执法局、反垄断局以及商务部。早些年前,有关诺基亚把手机业务转让给微软事件,就涉及到经营者集中的标准必要专利集中的问题。三大部门都在参与了这一事情,都具有相关的执法权。目前,国务院反垄断委员会正在征集、收集大家的意见,有关反垄断法的修订也是在17年中一个立法优先级比较高的事件。

无论从专利法或者是反垄断的层面,有关标准必要专利的实施标准着墨都在逐渐增多。但是,现存还有很多问题细节需要大家在实践中发现并进行解答。我们也期待在未来国内的专利诉讼环境越来越好的情况下,可以有众多学者对相关问题进行研究,也期待更多法院可以对于标准必要专利实施、对于公平合理无歧视内涵和外延进行细化,帮助企业形成一个有关标准必要专利的框架,以及提供更好的借鉴意义。

我今天的分享就是这些,非常感谢大家的聆听

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