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高山行 胡海平:试论商业方法的专利保护
2006-2-5
摘要:中国加入世界贸易组织,逐步取消对外资进入金融服务业的限制,外国银行进入中国金融市场,使得银行业的竞争日趋激烈。应该说,企业通过知识产权保护商业竞争非常普遍,但申请商业方法专利却是中国知识产权法律所没有明确的。文章追溯了商业方法专利的产生过程,探讨了商业方法可专利性上的不同观点;在商业方法授予专利“三性”分析的基础上,重点讨论了其“创造性”的审查标准。最后还就我国对待商业方法专利的态度和商业方法专利审查标准提出了建议。
关键词:商业方法专利 专利权 权利界定
    引言
    中国加入世界贸易组织后对外资进入金融服务业限制的逐步取消,外资金融机构纷纷涌入,中国的银行业面临挑战。目前外资银行的一个显著特点是为了弥补其在中国营业网点的不足而特别重视运用服务网络延伸,而这些服务及其方法的价值成为其竞争的优势之一。花旗银行从1996年至今在中国共申请19项商业方法专利[1],这些专利涉及网上银行的服务方法,诸如电子货币系统、销售处理支持系统和方法、提供例如家庭银行的金融服务的方法和系统等等。其中申请的《执行贷款与负债申请的联机审批系统和方法》(中国专利公开CN96199952)、《用于实现银行卡交易的方法和系统》(中国专利公开CN00102262)均已进入实质审查程序[2]。虽然花旗申请的这19项专利还没有获得授权,但是商业方法专利已经引起了业界的震动和学者的广泛关注。本文从商业方法专利的来源出发,结合专利授权的“三性”分析,对于商业方法专利权特别是创造性审查标准进行探讨。
    一、商业方法专利的基本现状
    (一) 商业方法专利的来源及判例
    在Hotel Security Checking Co. V. Lorraine Co.[3] 案提出了商业方法的概念以后,随着美国判例的发展,商业方法专利的地位也逐渐得到确立和加强。State Street Bank& Trust Co. V. Signature Financial Group Inc. 案中[4],原告是一家提供多层次合作基金财务管理服务的公司,被告拥有专利号为5193056、名称为网络集线器的数据处理系统和语音财务服务配置系统(Date Processing System for Hub & Spoken Financial Services Configuration)软件专利权。该软件的作用在于计算并管理共同基金的投资金额。原告想使用被告的软件,与被告协商不成,便以商业方法本身和商业方法所使用的算法不属于可授予专利权的客体而提起专利无效诉讼。原告的观点得到了麻省地方法院的支持,但联邦巡回上诉法院认为金融服务业使用的软件符合美国专利法第101条,能获得专利权。该案件是美国联邦巡回上诉法院审理的首起涉及商业方法的软件专利保护案件,它肯定了商业方法以及与电脑软件相关的商业应用发明可授予专利权。商业方法的专利地位从此确定。
    另外,在1999年4月的AT&T Corp. V. Excel Communication Inc.[5]案中,美国联邦巡回上诉法院确认原告“生产长途电话费用信息的计算机方法”的商业方法专利为有效专利。法院指出,以计算机为基础的程序设计只要符合专利法第101条能够产生具体、实用结果的基本要求,就具有可专利性。这个判例进一步强化了商业方法的法律地位。2000年美国专利商标局公布的商业方法专利白皮书,其中以“自动化财务和管理资料处理方法”作为商业方法的正式名称,并将之归属于美国专利第705分类。
    (二)对商业方法予以专利保护的不同态度
    虽然State Street银行诉Signature 财务集团有限责任公司案确定了商业方法专利的法律地位,而且美、日、欧都给予了商业方法专利保护,但是关于商业方法专利的争论到目前为止没有停止过。
    赞同授予商业方法专利权的主要理由有以下几点:(1)发明商业方法耗费了资源和精力。(2)商业方法为公司带来了垄断利润。电子商务在全球范围内兴起并且迅速发展,在电子商务环境下,不管是传统产业还是新兴产业,企业利润的增长更加依靠与软件、硬件以及网络相结合的商业方法,这些企业希望其商业方法能受到专利法的保护[6]。(3)专利文献的公开有利于信息的传播,促进技术的进步[7]。
    持不同意见反对者认为:(1)商业方法专利是一种垄断权,如果少数经济实力雄厚、技术先进的企业将电子商务的关键方法申请了专利,就会使得很多电子商务企业动辄有侵权之虞[8]。公司越来越注重专利而逐渐忽视消费者,这会妨碍Internet 的发展,商业方法专利权的行使会阻碍技术思想的传播和交流[9]。授予商业方法专利可行性缺乏成本收益分析[10]。(2)容易导致专利制度的滥用。有学者认为商业方法专利出现的实质,就是企业和资本千方百计钻现行专利制度的空子而导致的结果,例如奥柯尔(Oracle)公司的总裁在自己公司还很小的时候,坚持“软件不应该授予专利”,但是当 Oracle 成了行业巨头,他本人也由坚决的反对者变成积极的支持者。同时,由于政府专利部门没有足够的动机和这些资本力量对抗,结果是资本的力量不断得逞[11]。(3)专利的客体不应包含商业方法。有的学者认为商业方法专利的立法程序是违反宪法的,有用技术不应当包含商业方法在内[12]。(4)美国、日本、欧洲等“发达国家对网络商业方法、基因技术等新兴事物给予专利保护,其政策取向是为了保护其国内企业的利益以及国家高新技术的优势”,这是中国学者特别强调的一个方面[13]。
    (三)我国在授予商业方法专利权上的态度
    WTO及国际有关知识产权公约没有要求对商业方法必须进行专利保护,我国专利法也没有明确规定是否授予商业方法专利权。由国家知识产权局制定并于2001年7月1日实施的《专利审查指南》指出:涉及计算机程序本身或者数学方法本身的发明专利申请是不能授予专利的。“可授予专利权的含有计算机程序的发明专利申请”仅包括:(1)涉及自动化技术处理过程的发明专利申请;(2)涉及计算机内部运行性能改进的发明专利申请;(3)涉及测量或测试过程的发明专利申请。可见我国将商业方法专利排除在了授予专利权的客体之外。
    就我国而言,是否授予商业方法专利权,要考虑到社会、经济这两个因素对法律发展所产生的影响。从社会角度看,在当前的经济全球化环境下,经济强国的法律变化对其他国家会产生压力和辐射作用,导致其他国家的法律更改。美国判例给予商业方法专利保护, 欧盟、日本也开始采取相同的做法。可见,授予商业方法专利已经成为趋势 [14]。从经济角度看,知识产权贸易换来的利益越来越多。在授予商业方法专利成为一种趋势的情况下,它也将成为知识产权贸易的一个重要组成部分。如果商业方法专利在中国不能授权,那么其他国家的商业方法专利持有人将会丧失在中国的市场及其相关经济利益,他们就有可能给政府施压要求其政府和中国谈判或者起诉到WTO的争端解决机构,那时中国将处于被动地位。因此,商业方法可专利的趋势不容忽视。   
    二、商业方法专利权的界定
    根据美国专利商标局所公告的第705类(商业方法专利所属类别)专利资料的统计结果,1997年至1999年间,美国的商业方法专利快速增长,然而随着美国专利商标局商业方法专利的审查态度谨慎,至2000年增长率有所下降。日本企业2000年共申请电子商务专利1.5万项,比1999年增加了4倍[15]。从美国、日本开始授予商业方法专利,申请量迅速增长这一现象,应当谨慎把握可专利与非专利的界限以及商业方法发明的专利保护范围。为此有必要进一步分析商业方法及其专利的基本含义。
    (一)方法专利
    专利分为产品专利(product patent)和方法专利(process patent)。方法专利特点是必须利用了自然规律,不能纯属于智力活动或精神活动方法。其专利权法律效力只及于在一定范围内使用该专利方法。根据TRIPS协议的规定,对产品专利,专利权人有权禁止他人制造、使用、许诺销售、销售或为上述目的进口该产品;对方法专利,专利权人有权禁止他人使用该方法和制造、许诺销售、销售、使用或为上述目的进口由该方法直接制造的产品。从法理上来看,世界各国有专利法的国家均承认方法专利。方法专利可以分为三种:第一种是制造加工方法,指的是作用于一定得物品上,目的在于使之在结构形状或者物理化学特性上产生变化;第二种是作业方法,不以改变所涉及的物品结构特性或者功能为其目的,而是寻求某种技术上的效果;第三种是使用方法,它是对某种已知物品的一种新的应用方式,目的是改变某种技术效果或者社会效果,而不是改变被使用的产品本身[16]。
    (二)商业方法
    商业方法并没有统一的定义,有学者认为:商业方法就是指借助计算机系统和网络媒介实施的用于经营活动或处理财经信息的系统技术方法。花旗银行申请的19项相关专利包括了电子货币系统、表格生成和管理系统、用于实现银行卡交易的方法和系统乃至完成金融交易的多语种、自动交互系统和方法等等[17];有的认为商业方法发明是指:一种处理数据和执行计算操作的方法,此种方法是应用于实际、管理或者是公司的管理。任何应用与运动、教育或者是个人技能的技术,任何由计算机辅助执行的上述方法和技术(包括任何软件或者是其他设备) [18];有的认为商业方法(Business Method)是指以电脑程序、软件、硬件和网络为技术基础,实现商业利润的方法;也有的将之称为网络商业模式(Internet Business-Mode);传统的商业方法通常被认为是“智力活动的规则或方法”而不受专利法保护,但网络环境中的商业方法由于与计算机软件或硬件相结合,正在逐步被广泛认可。商业方法获得专利授权后就成为商业方法专利。
    因为计算机系统已经成为商业方法实现的技术基础,所以,商业方法的定义就带有十分浓厚的技术特征。“商业方法”根据其可专利的属性不同分成三大类。
    (1)纯粹的商业经营方法。这种纯粹的商业经营方法—“经商、交易的策略”属于智力活动的规则方法,是不能授予专利的。
    (2)在互联网络上通过计算机程序实现的电子商务中的商业经营方法。表现形态上有着较强的技术特征,是一种计算机软件;内容上则涉及交易、买卖、结算等等经济活动的策略和方法。这也是当前用来研究和实践中已经存在的、包括美国花旗银行提出的十九项专利申请引发的商业方法专利客体的含义。
    (3)与上述第二条相比较,第三种更多地侧重于商业经营方法,同时被计算机软件的技术特征所遮蔽,不能体现出技术效果。这种不能纳入专利保护的范围。
结合前述的几种方法专利类型的特点,经营和管理的方法本属于智力活动的范围,但商业方法是其与计算机技术相结合的产物,同时涉及计算机程序的发明专利是为了解决技术问题,利用了技术手段并能够产生技术效果,属于方法专利中的作业方法。可见这样说,如果商业方法体现了技术上的效果则应当授予方法专利。
    (三)商业方法可专利的“三性”分析
    在美国一项发明要获得专利权,就必须符合法律规定的四项条件,即新颖性(novel)、实用性(useful或utility)、非显而易见性(non_obvious)以及发明必须属于法定主题(statutory subjet matter)的范围。根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》),要授予专利也必须经过三性审查。商业方法发明性质上属于方法发明,所以商业方法的保护范围应限于使用该商业方法之行为本身,但是商业方法主要的功能就是实现某种特定的功能,换言之就是提供某种特定的商业服务。实际上,服务与商业方法的关系可以类比成商品与制造方法的关系。
    授予商业方法专利,需要解决商业方法中经验、规则与商业方法专利的界限。在商业方法软件中,思想即商业方法中的经验和规则是法律所排除的专利客体。思想与具体的已知结构或者过程相结合,经过“特定化”之后可以成为保护的客体,目的在于确保一项发明是一项转变过程的应用,而不是抽象的思想(idea)。然而根据定义,是否是抽象的思想只要存在有形的表现形式就可以认为其经过了转变[19]。需要明确什么是充分的转变,本文认为应当采用欧盟所要求的“技术性”特征,所主张的商业方法必须是使用计算机硬件资源的处理条件,技术效果超出了程序和计算机相互作用的一般效果,避免抽象的思想进入保护的客体。商业方法专利的“三性”判断标准我国并未作出规定,因此对于商业方法专利的界定有很多难点。
    1.新颖性:依据《专利法》第二十二条,新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。对于商业方法专利,时间界限自然是申请日。而地域界限的认定由于在网络环境下,开放性给专利权的地域性判定带来了困难。有学者认为采用“绝对新颖性”的判断标准 [20],本文同意此观点。在先技术是指申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。由于商业方法的特性,大多数的商业方法的在先技术,都以使用公开的方式为公众所知,网络技术使得技术的交流加快,所以要对其技术使用公开的规定提高要求,这一点可以借鉴澳大利亚对于判断商业方法的新颖性,即技术公开应当包括相关行为的引用。新颖性的判定难点在于在先技术(prior art)的审查。在一般的发明专利审查中,在先技术的检索是一项浩大且困难的工程,美国软件专利的核准迄今十几年的时间,相关在线技术的资料库明显不足,授予专利的品质也存在问题[21]。
    2.创造性: 依据《专利法》第二十二条,创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。商业方法发明是直接或者间接地借助电脑实施的方法发明,很难把握创造性的程度。本文认为创造性的审查应重点放在其技术的贡献性上。在国外,已经获得商业方法专利的类型有很多,例如:目录搜索引擎、金融交易、网上拍卖、广告技术、回馈顾客系统、销售和购物技术等。分解看来,这些技术就是将现实中的商业方法和网络技术相结合的产物。对其是否具有创造性进行判断时,需要注意以下几点:
    ①判断原则之一:突出的实质性特点。也就是说发明相对于现有技术,对所属技术领域的技术人员来说是非显而易见的,这是传统专利“非显而易见性”的审查要求。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验可以得到的,则该发明就不是显而易见的,也就不具备突出的实质性特点。对于商业方法的“非显而易见性”需要注意的是:这些实质性特点和商业上的成功要有直接的联系,不能因为广告或者其他因素造成的商业成功而判定其具有创造性。
    ②判断原则之二:显著的进步。从欧盟执委会2002年2月提出的计算机软件发明可专利性指令(Proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions)的草案也可以看到这一点[22],将原先不符合创造性的方法用于机械(例如计算机)上,并不足以认定该方法符合技术贡献性。因此,依赖电脑执行的资料处理程序等对现有技术水准的贡献仅仅属于非技术层面的,是无法取得专利保护的。例如,只不过是简单地将商业方法从现实转移到网络上的行为,如电子购物车、电子采购单等,即“现实—网络”转化型的所谓“发明”,缺乏法律所要求的创新性标准,对此不应授予专利权。
    ③判断原则之三:整体的技术效果。审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身,而且还要考虑发明要解决的技术问题和所产生的技术效果,将其作为一个整体来看待。发明取得了预料不到的技术效果。在商业方法的申请中,权利要求往往是按系统的流程来陈述,对于每一个步骤可能是显而易见的,但是由于这些步骤的合并,产生了意想不到的结果,例如对于那种“现有的商业方法+现有的计算机技术”而产生的新的技术上的突破应当视为具有创造性。例如网络购物系统中出现的避免欺诈性交易的技术就是由于这种结合而产生的新问题[23]。
    总之,在判定商业方法专利时,把握创造性的标准是很重要的,这对于商业方法的保护范围将产生很大的影响。同时应当注意,由于计算机应用的技术领域非常广泛,许多行业有关物或方法发明均可能利用计算机相关的技术达成。因此在审查此类专利申请时,不应该以所应用的行业来判断,而应以其所利用的技术本质加以审查,要特别注意不同的申请当中技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,例如网络上的订货系统、交易方式、咨询服务等模式均可能成为专利的标的。
    3.实用性: 依据《专利法》第二十二条,实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。商业方法的使用往往是以提高服务效率、增加商业利润、吸引更多的顾客等为目的的,否则即使拥有专利权也无人愿意使用,所以说商业方法可以满足实用性要求。 
    三、几点建议
    商业方法进行专利保护在发达国家存在并有扩张的趋势,我国目前虽然没有相关的立法,但是对于商业方法专利的研究已经成为一个迫在眉睫的问题。本文对界定商业方法专利、商业方法专利的“三性”判定进行了初步探讨和分析,有利于制定自己的审查标准,对我国加强数字时代知识产权的保护有一定的借鉴作用。基于文中的分析提出以下几点建议:
    1.暂缓授予专利,给国内企业争取一定的时间。商业方法专利的授予已经成为国际的趋势,商业方法专利的取舍问题应将国家的经济发展作为首要考虑因素。显然,经济发达国家在网络电子商务方面比我国的企业具有优势,而我国的电子商务企业几乎所有的商业模式或方法都是来自于美国,缺乏原创性。如果我们现在就授予商业方法专利,必然会有许多外国企业得到专利授权,我国企业就要向之支付巨额的专利使用费。另外WTO及国际知识产权公约并没有明确表明要求要授予商业方法专利,这有利于我国企业争取足够的时间发展自己的原创性商业方法。
    2.密切关注国外动向,研究其审查标准。虽然我国国家专利局目前还没有明确规定什么样的商业方法可以获得专利权,但商业方法要授予专利权,必须要和我国的专利权“三性”相吻合。由于在判断商业方法的“创造性”上我国缺乏标准和经验,一旦明确授予商业方法专利,随之所带来的审查难度也是很大的。所以,需要及时研究国外商业方法专利授予的动向,借鉴其审查标准。
    3.提高审查门槛,提出较高的创造性要求。由于审查标准高低与商业方法专利保护范围密切相关。商业方法专利与计算机技术紧密相连,因此在创造性的判断上难度更大。在此过程中要依赖于大量对比文献。相反,商业方法专利的授予在国际上才短短几年,缺乏相应对比文献,加之网络的开放性带来“新颖性”判断上的困难,如果标准过低,导致商业方法专利授予泛滥,有悖于建立专利制度的根本目的。
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    作者简介:
    高山行(1963-),男,陕西兴平人,西安交通大学管理学院教授、博士,主要从事知识产权法、国际技术贸易、企业法律制度等方面的研究
    胡海平(1980-),女,河北邯郸人,西安交通大学人文学院法学硕士研究生,工学学士
来源:《情报杂志 》2004年第8期
 

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